Questo articolo analizza il funzionamento della convalida quinquennale, le eccezioni previste dalla normativa italiana ed europea e la recente conferma della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha ribadito il ruolo della malafede nel deposito di marchi confondibili.
Indice:
- La convalida quinquennale del marchio e le normative italiane ed europee
- La sentenza della corte di giustizia: un esempio pratico
- La malafede prevale sempre
- Conclusioni
La convalida quinquennale del marchio e le normative italiana ed europea
Sia la legge italiana (CPI) che il Regolamento sul Marchio Europeo (RMUE), l’una all’art 28 e l’altro all’art. 61, prevedono che un marchio registrato, utilizzato per cinque anni consecutivi in buona fede, non può più essere contestato dai titolari di marchi anteriori che ne fossero a conoscenza e l’abbiano tollerato, anche se trattasi di un marchio confondibile.
Questo istituto, detto “convalida quinquennale”, non è però senza eccezioni e i titolari di marchi registrati non sono privi di difese nei confronti di marchi successivi confondibili, anche dopo il quinquennio di convalida.
Infatti, sia le norme italiane che quelle europee prevedono la nullità assoluta (non soggetta ad alcuna prescrizione) dei marchi registrati in malafede, che ricorre quando un marchio viene depositato per sfruttare la notorietà di un segno altrui o comunque ostacolarne l’uso e la tutela.
In tal caso, quindi, il vizio insanabile di malafede supera la regola della convalida quinquennale.
La sentenza della Corte di Giustizia: un esempio pratico
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 10 luglio scorso, ha ribadito la suddetta regola.
Nella fattispecie, era accaduto che, il titolare di una registrazione anteriore si era accorto del deposito di marchi confondibili con i propri e aveva quindi intimato il ritiro di questi marchi minacciando, in caso contrario, azioni di nullità entro il termine quinquennale. L’interessato aveva però poi tardato ad avviare le preannunciate azioni di nullità, oltre tale termine. A fronte di ciò, la controparte aveva naturalmente cercato di eccepire l’avvenuta convalida e quindi la decadenza dal diritto di agire per l’annullamento dei marchi successivi.
La Corte ha però chiarito che il termine di tolleranza non opera quando il marchio successivo sia stato depositato in malafede.
La malafede prevale sempre
La buona fede si presume sempre, salvo prova contraria, e nel caso specifico, il ricorrente aveva effettivamente dimostrato che i marchi successivi erano stati depositati per sfruttare la notorietà del proprio.
Il fatto che nella diffida stragiudiziale fosse stato indicato il termine quinquennale per la proposizione dell’azione e che poi tale termine non fosse stato rispettato non ha avuto alcuna rilevanza nella decisione della Corte, che ha giustamente rilevato come il vizio della malafede determini la nullità assoluta del marchio e quindi sia imprescrittibile.
La sentenza conferma quindi che la malafede prevale sempre sulla tolleranza: nessuna inerzia del titolare anteriore può sanare la registrazione di un marchio depositato con intento abusivo.
Conclusioni
Nel caso specifico, dunque, il titolare del marchio anteriore è stato fortunato: nonostante la formulazione della diffida, seguita azioni tardive, è riuscito ad ottenere l’annullamento del marchio. Si è trattato di un esito favorevole reso possibile dal riconoscimento, da parte della Corte, della malafede del depositante del marchio più recente. Tuttavia, non sempre la situazione si risolve con altrettanta fortuna.
Proprio per questo motivo è fondamentale agire con tempestività e consapevolezza, avvalendosi di consulenti esperti in materia di proprietà industriale, capaci di valutare correttamente ogni circostanza e di impostare la migliore strategia di tutela dei propri diritti, prevenendo rischi e contestazioni future.