Preclusione opposizione marchi UIBM per convivenza pacifica marchi
La decisione Commissione Ricorsi UIBM sulla gestione opposizioni marchi
Nel panorama dei marchi d’impresa, un accordo di coesistenza tra marchi e la conseguente preclusione opposizione marchi davanti all’UIBM costituiscono leve strategiche per limitare contestazioni a nuove domande di registrazione.
Indice:
- Quando la lunga convivenza tra marchi impedisce la riuscita di un’azione di nullità o contraffazione
- La posizione dell’EUIPO in caso di opposizioni
- La decisione in senso contrario della Commissione Ricorsi dell’UIBM
- Una decisione che apre la strada a nuova giurisprudenza.
Convivenza pacifica marchi e impatto su azione di nullità/contraffazione
L’impossibilità di far valere un’azione di nullità/contraffazione contro l’altrui marchio simile successivo (per prodotti identici o affini) è espressamente prevista dalla legge quando detto marchio successivo, debitamente registrato, sia stato usato senza contestazioni per almeno un quinquennio. Questa decisione è stata presa, come noto, dalla Corte di Giustizia UE (C-482/09) e poi ripetutamente applicata alla giurisprudenza, più generalmente anche nel caso in cui marchi uguali o simili (per prodotti identici o affini) – registrati o no – siano convissuti pacificamente e pubblicamente per un lungo periodo.
Posizione EUIPO su opposizioni marchi e preclusione coesistenza
Nel caso di opposizioni amministrative (procedura opposizione marchio UIBM) nei confronti di domande di registrazione successive di marchi uguali o simili (per prodotti identici o affini), la preclusione opposizione marchi per lunga coesistenza non è mai stata ritenuta applicabile a livello europeo. Infatti, in sede di gestione opposizioni marchi l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha sempre rifiutato di tenere in considerazione tale argomento e la dimostrazione, da parte del titolare della domanda opposta, di essere titolare anche di altre risalenti registrazioni per lo stesso marchio o per marchi sostanzialmente analoghi.
L’EUIPO ha osservato che il procedimento di opposizione (procedura opposizione marchio UIBM) ha per oggetto una determinata domanda di registrazione e non il marchio che forma oggetto di essa: la circostanza che il relativo titolare sia anche titolare di altre risalenti registrazioni (magari anche più antiche di quella su cui si fonda l’opposizione), per marchi identici o confondibilmente simili, è del tutto irrilevante in sede di gestione opposizioni marchi.
Il confronto in sede di gestione opposizioni marchi si svolge solo fra due realtà: quella costituita dalla registrazione anteriore, su cui si fonda l’opposizione, e la successiva domanda di registrazione contestata. Se i segni che ne formano oggetto sono uguali o confondibilmente simili e i prodotti rivendicati sono fra loro identici o affini, l’opposizione dovrà essere accolta.
UIBM ci ripensa: accordo di coesistenza marchi vince sull’opposizione
In linea con la posizione EUIPO sulla gestione opposizioni marchi, l’UIBM aveva inizialmente accolto l’opposizione contro una domanda di registrazione successiva di marchio simile a una registrazione anteriore, nonostante il titolare avesse dimostrato di possedere marchi pressoché identici già convalidati – incluso uno anteriore alla domanda oggetto dell’opposizione.
La Commissione Ricorsi, invece, ha annullato quel provvedimento valorizzando il principio di coesistenza pacifica marchi: la pacifica convivenza (sin dagli anni ’90) di entrambe le famiglie di marchi dimostra l’insussistenza del pericolo di confusione e la conseguente preclusione opposizione marchi.
Giurisprudenza coesistenza marchi UIBM: cosa cambia
Nelle procedure opposizione marchio UIBM, la decisione della Commissione Ricorsi UIBM suscita perplessità, perché il pericolo di confusione tra i marchi – criterio essenziale per valutare l’effettiva interferenza – dovrebbe essere esaminato in astratto, confrontando unicamente i segni, anziché valorizzare la situazione di mercato concreta derivante da registrazioni estranee al procedimento di gestione opposizioni marchi, come sostenuto dall’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale).
Questa pronuncia darà probabilmente origine a una solida giurisprudenza coesistenza marchi. Per limitare la preclusione opposizione marchi, è fondamentale analizzare accuratamente il quadro completo prima di avviare opposizioni e intervenire prontamente nelle procedure opposizione marchio UIBM per il rigetto di domande di registrazione di marchi uguali o simili, evitando che la pacifica convivenza si trasformi in motivo di esclusione.