La tutela del marchio registrato non è incondizionata né automatica nel tempo, ma presuppone un utilizzo effettivo e verificabile del segno sul mercato. In ambito contenzioso, la mancanza di prove concrete dell’uso può rivelarsi decisiva, fino a compromettere l’intera azione giudiziaria. L’approfondimento che segue analizza un recente provvedimento del Tribunale di Milano che ribadisce proprio questi principi.
Indice:
- L’uso effettivo del marchio come presupposto essenziale di tutela
- La richiesta di prova d’uso
- L’uso del marchio deve essere riconducibile al titolare
- Conclusioni
L’uso effettivo del marchio come presupposto essenziale di tutela
Com’è noto, la registrazione di un marchio non basta, da sola, a garantirne la tutela nel tempo: è necessario che il segno venga effettivamente utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e che la prova dell’uso effettivo e continuato (ancorché non necessariamente notorio) sia disponibile, al più tardi, entro cinque anni dalla registrazione.
La richiesta di prova d’uso
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 14 ottobre 2025, ha confermato il suddetto principio in un caso in cui ad una società che agiva per contraffazione la controparte ha replicato, chiedendo – com’era suo diritto nel caso di marchi registrati da oltre cinque anni – di fornire le prove d’uso del segno.
Ad una tale richiesta l’attrice ha fornito però solo un contratto di licenza esclusiva (che prevedeva peraltro obblighi di fatturato minimo o royalty minima da parte del licenziatario).
Il Tribunale ha però ritenuto – correttamente – che questa non fosse una prova sufficiente dell’uso del marchio, essendo invece indispensabile provare che il segno aveva effettivamente raggiunto il consumatore, svolgendo solo in tal modo la propria funzione distintiva. In altre parole, il titolare del marchio avrebbe dovuto almeno dimostrare il concreto svolgimento di una qualche attività pubblicitaria e – soprattutto – la vendita effettiva sul mercato di quantitativi non irrilevanti di prodotti marchiati.
L’uso del marchio deve essere riconducibile al titolare
La decisione sottolinea, inoltre, che l’uso del marchio deve essere consensuale e riconducibile al titolare o ai suoi aventi causa: attività di uso del marchio svolte da terzi senza un collegamento espresso con il titolare del marchio non interrompono la decadenza e anche questo è un principio consolidato. Diversamente, infatti, per quanto possa sembrare paradossale, il titolare del marchio potrebbe cercare di avvalersi anche dell’uso fatto da terzi contraffattori per evitare la decadenza della propria registrazione).
Conclusioni
Casi come questo dimostrano quanto sia strategicamente rischioso intraprendere un’azione giudiziaria senza aver prima verificato la solidità delle prove d’uso del marchio. Consultarsi preventivamente con uno specialista in diritto dei marchi o, quantomeno, avvalersi di un’assistenza qualificata nella gestione del contenzioso, può evitare le conseguenze economiche e reputazionali di un’eventuale débâcle giudiziaria.