Nel mondo della proprietà intellettuale e industriale, le controversie legate ai marchi sono complesse e in continua evoluzione. In questo articolo verrà approfondita un’importante questione: la lunga coesistenza pacifica tra marchi uguali o simili può costituire anche un limite all’opposizione contro una nuova domanda di registrazione.
Indice:
- Quando la lunga convivenza tra marchi impedisce la riuscita di un’azione di nullità o contraffazione
- La posizione dell’EUIPO in caso di opposizioni
- La decisione in senso contrario della Commissione Ricorsi dell’UIBM
- Una decisione che apre la strada a nuova giurisprudenza.
Quando la lunga convivenza tra marchi impedisce la riuscita di un’azione di nullità o contraffazione
L’impossibilità di far valere un’azione di nullità/contraffazione contro l’altrui marchio simile successivo (per prodotti identici o affini) è espressamente prevista dalla legge quando detto marchio successivo, debitamente registrato, sia stato usato senza contestazioni per almeno un quinquennio. Questa decisione è stata presa, come noto, dalla Corte di Giustizia UE (C-482/09) e poi ripetutamente applicata alla giurisprudenza, più generalmente anche nel caso in cui marchi uguali o simili (per prodotti identici o affini) – registrati o no – siano convissuti pacificamente e pubblicamente per un lungo periodo.
La posizione dell’EUIPO in caso di opposizioni
Nel caso di opposizioni amministrative nei confronti di domande di registrazione successive di marchi uguali o simili (per prodotti identici o affini), questo genere di preclusione non è mai stato ritenuto applicabile a livello europeo. Infatti, l’Ufficio Europeo (EUIPO) ha sempre rifiutato di tenere in considerazione tale argomento e la dimostrazione da parte del titolare della domanda di registrazione oggetto di opposizione di essere titolare anche di altre risalenti registrazioni per lo stesso marchio oggetto della domanda contestata o comunque per marchi sostanzialmente analoghi.
L’EUIPO ha osservato che il procedimento di opposizione ha per oggetto una determinata domanda di registrazione e non il marchio che forma oggetto di essa: la circostanza che il relativo titolare sia anche titolare di altre risalenti registrazioni (magari anche più antiche di quella su cui si fonda l’opposizione), per marchi identici a quello opposto, è del tutto irrilevante in sede amministrativa.
Il confronto si svolge solo fra due realtà: quella costituita dalla registrazione anteriore, su cui si fonda l’opposizione, e la successiva domanda di registrazione contestata. Se i segni che ne formano oggetto sono uguali o confondibilmente simili e se i prodotti rivendicati sono fra loro identici o affini, l’opposizione dovrà essere accolta.
La decisione in senso contrario della Commissione Ricorsi dell’UIBM
In linea con la posizione dell’EUIPO, l’UIBM aveva accolto l’opposizione contro una domanda di marchio simile a una registrazione precedente, nonostante il fatto che il titolare di tale domanda avesse dimostrato di aver registrato marchi anteriori pressoché identici, già convalidati –- tra cui uno addirittura anteriore a quello su cui era stata basata l’opposizione.
La Commissione Ricorsi ha invece annullato il precedente provvedimento dell’UIBM osservando che la pacifica coesistenza (fino dagli anni ’90) delle due famiglie di marchi, dimostrava l’insussistenza del pericolo di confusione fra i due marchi.
Una decisione che apre la strada a nuova giurisprudenza.
La decisione della Commissione desta qualche perplessità, perché – almeno in sede amministrativa – il pericolo di confusione fra i marchi (requisito sicuramente essenziale per valutare l’effettiva interferenza), andrebbe valutato in astratto, semplicemente confrontando fra loro i segni e non valorizzando la concreta situazione di mercato verificatasi sulla base di altre registrazioni, estranee al procedimento amministrativo, come del resto sostenuto anche dall’EUIPO.
Questa decisione della Commissione Ricorsi è molto probabilmente destinata a dar vita ad una giurisprudenza ricorrente. Per questo motivo, occorre valutare attentamente la realtà complessiva, non solo prima di proporre opposizioni, ma anche reagendo sempre tempestivamente in sede amministrativa per il rigetto di domande di registrazione di marchi uguali o simili al proprio, non appena depositate. In questo modo è possibile evitare che marchi altrui simili si convalidino e vengano poi utilizzati per sostenere la pacifica convivenza.